知的財産権×商品開発 切り離せない理由 −第8章「中小企業も標的に!?アジアにおける模倣品対応‐1」−

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第8章「中小企業も標的に!?アジアにおける模倣品対応‐1」

商標を取られてしまったことによる甚大な被害。
とられてしまって諦める前に検討を。

大手だけではない、増える中小企業の模倣品被害

企業規模別の模倣品被害率(特許庁HPより)

自社商品や技術が模倣されて、訴訟となる!?などの事態は大手企業だけのことだと思っていらっしゃいませんか。
どんな小さな情報でも入手できるようになった今、係争などの経験の少ない中小企業のブランド名やデザインの模倣被害が増えています。
今回のコラムでは、アジア圏において知財(商標)を先行してとれなかったために起きている具体的な事例をお伝えしたいと思います。(商標や商品等は仮称です)。

 
食品衛生法に基づく輸入の流れ

美容機器メーカーA社、アジアや欧米で商標出願

A社は日本企業で、1980年代より美容機器の販売を行い、日本でも商標権「ココロ」(片仮名文字商標)を有していました。2009年には文字商標「ココロ」を新たにロゴデザイン化した商標も出願権利化し、マドプロ出願※1で中国、韓国で権利化もしました。

その頃から、国際展示会等にも出展し、中国や韓国からの引き合いもあり、日本の商社を介し、各国代理店と事業を進めてきたそうです。外国への販路拡大に伴い、片仮名商標「ココロ」ではユーザーが判読できないため、「COCORO」として日本で2016年に登録、その後マドプロ国際商標登録出願を行いました。出願指定国は、中国、韓国、香港、米国、欧州等です。
マドプロ国際商標登録出願は、日本官庁WIPO※2へ一括で出願可能ですが、審査は各国で行われます。

 
商標出願の失敗事例

各国審査が行われ、中国の審査通知を受領。すると、美容機器分野で同一先行登録商標が存在しており拒絶という内容でした。商標権者を確認してみると、なんと自社の中国・香港代理店でした。
幸い、中国・香港の代理店社長は、A社に非常に協力的であったため、特に交渉等必要なくあっさりとA社に権利を譲渡してくれました。

 

韓国でもすでに権利化されていた!

香港、中国は譲渡手続きを行ったことで権利化出来そうと安堵していた矢先に、今度は韓国審査において、仮拒絶理由通知が発行されました。
確認してみると、今度はA社の韓国代理店がハングル文字「ココロ」商標を出願権利化しており、それが称呼類似※3となり仮拒絶となりました。韓国代理店がハングル文字「ココロ」商標を出願したことを、A社は出願前にも権利化後にも報告は一切受けていませんでした。
こうなるとA社としては、自社のマドプロ韓国商標「COCORO」を権利化するためには、ハングル文字「ココロ」の商標権を譲渡してもらい、拒絶理由を解消するしかありません。


韓国からの譲渡費用1500万円!?

A社が早速譲渡の打診をしたところ、韓国代理店は譲渡するならまずは同ハングル文字「ココロ」商標の価値算定をしたいから、その費用を出すように!と請求してきました。常日頃より非常にジェントル(紳士)な姿勢でいらっしゃるA社は、譲渡してもらうためには致し方ないとの判断で、調査費用を負担し、調査結果を待ちました。そして、調査報告書を見て愕然、商標は2000万円の価値だと書かれていたのです。
調査結果を踏まえ韓国代理店は、少し値引きして1500万円で譲渡すると要求してきました。その韓国代理店とビジネスをやってきた結果、韓国市場の売り上げは大きくは伸びず、8年間合計で約300万円程度なのに、商標譲渡に1500万円!


韓国市場をあきらめなくてはならないのか

こういった状況の中、A社は弊所にご相談にいらっしゃいました。
日本では美容業界における商標ライセンス料は売り上げの1-3%を想定とするのが一般的とした場合、数十万円+商標取得費用が妥当である旨、A社の社長にご説明申し上げ、社長はその旨韓国代理店に事細かに説明しました。
しかし、譲渡金額が乖離しているため、交渉は平行線に。そうこうする内に、なんと韓国代理店は、A社が保有しているマドプロ韓国商標「ココロ」に対し、不使用取消審判※4を請求。先のA社のマドプロ韓国「COCORO」への応答期限は延ばせる限り延ばし、交渉を行ってきたものの交渉は難航、さすがに応答期限延長も限界に至り、泣く泣く韓国代理店が保有する商標の指定商品(A社にとって主要商品)を削除する応答手続きを行いました。
A社としては平和的解決を望んでいたものの、このままでは韓国市場を完全に諦める、若しくは不信感がある代理店を介してしかビジネスが出来なくなってしまうため、こうなると韓国代理店が仕掛けてきた不使用取消審判には応答しなくてはならない、韓国代理店に対してアクションを起こさない訳にはいきません。
仮に韓国市場を放棄するという決断をされたとしても、韓国代理店若しくは韓国代理店がその商標を第三者に譲渡して、そこから粗悪模倣品が出回るリスクもないとは言えません。 平和的解決どころか、時間もコストも、更なるリスクも抱えるという非常に厳しい状況に現在も直面されています。


 

模倣対策チェックシート

ご存知のとおり、美容業界、化粧品業界等、ブランドは非常に重要であり、そのブランドが認識され商品売買されるマーケットです。外国事業を始めた際に困ったことが起きないためにも、以下の模倣対策チェックシートで、しっかり対策ができているか確認してみてください。
何か不安があれば、直ぐに専門家に相談されることをお奨めします。

□海外進出前から商標調査をしている。
□海外進出決定時に各国における商標出願(登録)をしている。
□自社ブランド名をインターネットで調べたことがある。
□「御社のネーミング」と同じ(または似ている)ネーミングがあると指摘されたことがある。
□商談やプレゼン段階で模倣されないような注意書きを企画書などに記載している。
□展示会などでは模倣されないような対策を実施している。
□模倣に関する専門的なアドバイザーがいる。
□商品広告上において模倣対策をしている。
□取引先との契約に、知財についての管理についても言及し定めている。
□HPやカタログ等、知財について対策していることをアピールしている。


チェックが10個の方………

安全です。模倣対策万全です。

 

チェックが8〜9個の方…

まぁまぁ安全ですが、模倣者は増えていますので、
つねに気を付けていましょう。

 

チェックが6〜7個の方……

危険です。対策を検討しましょう。

 

チェックが、5個以下の方…

かなり危険です。今すぐ対策を実施することをおすすめします。

 
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知的財産権 連載コラム 目次
 


知的財産権 用語辞典
※1.マドプロ出願

商標の国際登録について定める国際条約であり、正式にはマドリッドプロトコル(マドリッド協定議定書)という。複数国に出願したい場合、日本の特許庁に 国際商標出願を一括で行うことで、各指定国に直接出願した場合と同等の効果を得ることができる制度。国際商標番号が付与された後、出願時に指定した国毎に審査が行われ、登録されるとマドプロ国際商標として一括管理が出来るという、複数の国での権利化を希望する企業等にとっては非常に利便性の高い外国商標出願制度。(※日本の基礎出願/登録商標が必須)

※2.WIPO
“World Intellectual
Property Organization“

世界知的所有権機関のこと。国際的な知的所有権や知的財産権の保護を目的とする団体。

※3.称呼類似

読み方が似通っている商標。

※4.不使用取消審判

一定期間使用していない他人の商標登録の取消を請求する手続きのこと。

 



































化粧品・健康食品会社運営専門
経営コンサルタント
株式会社ビューティラボ

模倣品や海賊版対策なら
模倣防止協会

知的財産が会社を強くする
IPP国際特許事務所

 
 

著 者 プ ロ フ ィ ー ル

株式会社ビューティラボ代表 中野啓子

株式会社ビューティラボ代表
中野 啓子

● 多摩美術大学 美術学部 デザイン科
  グラフィックデザイン専攻 広告デザイン専修
● アートセンター カレッジ オブ デザイン
  (U.S.A.)

<実務経歴>
中堅化粧品会社2社に20年、ベンチャー企業2社に2年勤務。パッケージデザイン・商品企画・販促・マーケティング・広報・広告・ホームページ管理運営・お客様相談室・営業企画を歴任。美容業界に34年間在籍。2007年(株)ビューティラボを設立。10年間で経営支援実績企業は約120社。
●中小企業・小規模事業者ビジネス創造等支援事業 登録専門家。
●(公財)東京都中小企業振興公社主催創業支援プログラム「TOKYO起業塾」
 インキュベート・サポーター。
●ふくしま地域産業6次化イノベーター
●独立行政法人 中小企業基盤整備機構 中小企業大学校 東京校
 ビジネスト 女性創業アドバイザー

株式会社ビューティラボ http://www.beauty-labo.jp/

IPP国際特許事務所 模倣防止協会長・弁理士 松下 昌弘

模倣防止協会会長
IPP国際特許事務所所長

松下 昌弘

● 早稲田大学大学院 理工学研究科修了
● IPP国際特許事務所 所長
● 企業法務知財協会 会長
● 日本弁理士会、アジア弁理士会 、
  国際商標協会INTA 会員
● 日本薬科大学 客員教授
● 政策研究大学院大学 講師

<実務経歴>
●企業知財業務のコンサルティング、教育
●特許・意匠・商標・不正競争防止法に関する係争、訴訟
●税関による差止事件
●知財価値評価、調査、契約、発明創出支援

IPP国際特許事務所 http://www.ippjp.com/
模倣防止協会 http://www.mohouboushi.org/

 
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